Search  
Sunday, August 25, 2019 ..:: עורך דין פלילי » מאמרים » קניין רוחני, זכויות יוצרים ::..   Login

פורטל עורך דין ועוד Lawdinet נועד לאפשר לך, הלקוח, לבחור עורך דין המתאים לך ביותר, על בסיס פרופיל מקצועי מפורט, הכולל תמונה, תחומי התמחות וישובי פעילות !
הפורטל משמש כבמה לפרסום עורכי דין פליליים, אינו ממליץ על עורך דין כזה או אחר, כאשר האחריות המלאה והבלעדית על נכונות ו/או דיוק המידע המפורסם בפורטל
לרבות פרטי עורכי הדין, כל מידע המפורסם מטעמם וזכויות היוצרים בגין תמונות / תיאורים ומאמרים המפורסמים מטעמם, היא של עורכי הדין ושלהם בלבד. עורכי הדין
והם בלבד נושאים באחריות לשירותים המוצעים וניתנים על ידם ולפורטל אין כל אחריות בגינם. פניה לעורך דין תועבר לעורך דין מתאים אחד או יותר.
למידע נוסף יש לעיין בתנאי השימוש.

אתרי משפט:
עורך דין תעבורה, תאונת עבודה, עורך דין משפחה יעקב בלס, משרד חקירות, Sitemap

 מאמרים בקניין רוחני Minimize

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Friday, August 08, 2008

 

 בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר במדינתנו המיניאטורית

מאת: עו"ד טל קדש

 

מאמר זה עוסק בבקשות מתחרות לרישום סימני מסחר בהתאם לסעיף 29 לפקודת סימני המסחר.

 

בחלק הראשון של המאמר, נעסוק באופן כללי בסעיף 29 לפקודה במאובחן מהליך התנגדות לכשירות סימן המסחר; בחלק השני נתווה בקצרה את המבחנים שלאורם ניתנות החלטות בבקשות מתחרות לרישום סימן מסחר עליהן מחיל הרשם את סעיף 29 לפקודה. מן הפרוזדור נצעד אל עבר הטרקלין. בחלק השלישי נתייחס לנסיבות המיוחדות על פיהן יש להתיר שימוש מקביל בשני סימני מסחר, תוך מתן דגש לפסיקה רלוונטית, ולגישת כבוד השופט א' גרוניס, המנסה להימנע מהכרעה בינארית של "הכל או לא כלום", בהליך לפי סעיף 29 לפקודה; בחלק הרביעי, נתייחס להחלטת רשם סימני המסחר, במסגרתה חולקה ארץ ישראל המיניאטורית לשני איזורי חלוקה גיאוגרפים, בהם התאפשר לחברות שונות להשתמש בסימן מסחר זהה. לבסוף, בחלק החמישי, נעמוד על אמצעי השיווק והנתונים הסטטיסטיים שיכולות חברות המפרסמות את מוצריהן ברשת האינטרנט להציג בפני רשם סימני המסחר, כאינדיקציה להכרה ולהוקרה לה זכה הסימן בקרב הצרכנים, ולמתן זכות הבכורה בסימן.

 

א.  בקשות מתחרות - כללי

 

סעיף 29 (א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], תשל"ב – 1972 (להלן: "הפקודה") שכותרתו "בקשות מתחרות לסימנים זהים" קובע כדלהלן:                  

 

"(א) הגישו אנשים שונים בקשות נפרדות להירשם כבעלי סימני מסחר זהים או דומים עד כדי להטעות, לגבי אותם טובין או הגדר טובין, והבקשה המאוחרת הוגשה לפני שקובלה הבקשה המוקדמת, רשאי הרשם שלא לקבל את הבקשות עד שייקבעו זכויותיהם בהסכמה שבא עליה אישור הרשם, ובאין הסכמה או אישור כאמור יחליט הרשם, מנימוקים שיירשמו, לגבי איזו בקשה יימשכו ההליכים לפי פקודה זו".

 

סעיף 29 לפקודה מסדיר למעשה את סמכותו של הרשם להחיל על בקשות של שתי יישויות לרישום שני סימני מסחר ביחס לאותם טובין או טובין מאותו הגדר כאשר הסימנים הינם לרוב בעלי דימיון ניכר, הליך מיוחד שבסופו תינתן לאחד הצדדים האפשרות להמשיך את הליך הבחינה והרישום של סימן המסחר.

 

ההליך המוחל על ידי הרשם לפי סעיף 29 לפקודה אינו דן כלל בכשירות הסימן לרישום, קרי בחוקיות הסימן על פי העקרונות והמבחנים המוסדרים בפקודה ואשר הותוו בפסיקה, כי אם בעדיפות יחסית, רלטיבית, לרכישת עדיפות או זכות בכורה של מבקש אחד בסימן על פני משנהו, שהינו לרוב, מחרה ויריב עסקי המנסה להיבנות מהמוניטין ומההוקרה של האחר, כאשר נקודת המוצא הינה כי שני הסימנים כשרים לרישום. דא עקא, פעמים רבות נדרשים  הצדדים לשאלות הכשירות כבר בהליך התחרות על פי סעיף 29, ואין מנוס אלא להכריע בהם כבר במסגרת הליך זה.

 

פתיחת הליך של תחרות בין בקשות לפי סעיף 29 לפקודה, יכול להיות מופעל בכל רגע עד לרישום הסימן, בהתאם לשיקול דעתו של הרשם, ובעניין זה יש לומר כי צדדים שבכוונתם לרשום סימן מסחר שהינו סימן הדומה לסימן מסחר אחר הקיים בשוק עד כדי הטעייה, עתידים, בלי כל קשר להליך ההתנגדות לעצם כשרותו של הסימן, לעבור משוכה נוספת, בדמות הליך של בקשות מתחרות המוחל על ידי הרשם, מכח הסעיף הנ"ל לפקודה.

 

בשולי הדברים, יש לומר כי עצם העובדה שעיתוי הפתיחה בהליכי התחרות מכח סעיף 29 לפקודה הינו דינמי ובלתי מוגבל, מקנה, הלכה למעשה, עדיפות אינהרנטית לצד המעוניין לסכל רישום של סימן מסחרי של מתחרה, לפעול בדרך של הגשת בקשה נגדית לרישום סימן מסחר ביחס לאותם טובין או טובין מאותו הגדר, על פני הליך התנגדות לרישום סימן מסחר שהינו הליך נוקשה יותר, הכפוף לסד לוחות זמנים מעצם העובדה כי מושם בו דגש לכשרות הסימן, ולא לזכות של כל צד בסימן.

 

ב. המבחנים שלאורם יש להחליט במתן זכות הבכורה בסימן

 

בפני רשם סימני המסחר ניצבות שלוש אפשרויות הכרעה עת הוא מחיל על הבקשות לרישום את סעיף 29 לפקודה: האפשרות האחת, לקבוע כי הצדדים המתחרים לא הוכיחו את זכותם להשתמש בסימן. האפשרות השניה, הינה קביעה כי רק צד אחד הוכיח את זכותו להשתמש בסימן. האפשרות השלישית, הינה להפעיל את סמכותו, מכח סעיף 30 לפקודה, ולהותיר לשני הצדדים לעשות שימוש מקביל בסימן המסחרי.

הפסיקה קבעה כי המבחנים לאורם יש ליתן החלטה עת מחליט רשם הפטנטים להחיל על בקשות מתחרות לרישום סימן מסחר את סעיף 29 לפקודה, הינם תום הלב של המבקשים לרשום את סימן המסחר שהינו לרוב סימן מסחר דומה לסימן השני, מידת השימוש בסימן המסחר, אשר נחלק לשני תתי מבחנים, מידת ההכרה וההוקרה של הסימן ערב הגשת הבקשות המתחרות, והיקף השימוש בסימן עד למועד הבירור בתיק, המבחן השלישי שהינו מבחן משני למבחן תום הלב ולמידת השימוש, הינו מועד הגשתן של הבקשות המחתחרות לרישום, כאשר במסגרתו נבחנת מועד הגשת הבקשה לרישום סימן מסחר על ידי כל אחד מן הצדדים. (פירוט בעניין המבחנים המוחלים על בקשות מתחרות, ניתן למצוא בע"א 11188/03 קונטקט לינסן (ישראל) בע"מ נ' רשם הפטנטנים, המדגמים וסימני המסחר ואח', פורסם באתר המשפטי nevo).

 

ג. שימוש מקביל בסימני מסחר – הימנעות מהחלטה בינארית של "הכל או לא כלום"

 

ההכרעה השלישית הניצבת במניין האפשרויות בפני רשם סימני המסחר, כאמור בפרק ב' דלעיל, הינה להפעיל את סמכותו מכח סעיף 30 לפקודה ולהותיר לשני הצדדים לעשות שימוש מקביל בסימן בתנאים ובהגבלות שיראה לנכון: "ראה הרשם שהיה שימוש מקביל בתום-לב, או שהיו נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות, לדעתו, רישומם של סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותם טובין או אותו הגדר טובין, על שמם של בעלים אחדים, רשאי הוא להרשות רישום כאמור בתנאים ובהגבלות שיראה לנכון או בלעדיהם".

 

הנסיבות המסחריות המיוחדות על פיהן יש להתיר שימוש מקביל,  צריכות להיגזר ממידת תום הלב של כל צד באימוץ הסימן, כאשר טובת הצרכנים והחשש מפני הטעייתם על ידי השימוש בסימנים דומים, כמו גם מתן הגנה הנוגעת לאמון ולמהימנות שיטת סימני המסחר בעיני הצרכנים, אמורה כל העת להיות נגד עיני הרשם, אשר על החלטתו לאשר שימוש מקביל באותו סימן, ניתן להגיש ערעור בזכות לבית המשפט העליון בתוך 30 ימים ממתן החלטתו.

 

חלוקת זכויות הצדדים באופן היוצר מעין צדק חלוקתי על ידי מתן אפשרות לשימוש מקביל בסימני מסחר, לאור חיי המסחר הדינמיים אליהם אנו עדים בעולם הגלובלי, ובעידן בו כלכלי השיווק בעולם הוירטואלי משתנים וצוברים תאוצה ללא הכר, צוברת תאוצה והופכת יותר ויותר ברת שימוש בערכאות המשפטיות, המתמודדות אף הן עם המציאות החדשנית, תוך מציאת פתרונות ביניים יצירתיים שיש בן כדי להביא לתוצאה צודקת יותר, כפי שיתואר להלן בעניין רישום סימן המסחר "סבון של פעם" אשר נדון בבית המשפט העליון בע"א 8987/05 יהודה מלכי נ' סבון של פעם (2,000) בע"מ ורשם הפטנטנים המדגמים וסימני המסחר, פורסם באתר המשפטי nevo (להלן: "עניין סבון של פעם").

 

בעניין הסבון של פעם, החליט כבוד בית המשפט לדחות את הערעור שהגיש מר יהודה מלכי (להלן: "המערער") על החלטת הרשם שהחיל את סעיף 29 לפקודה על בקשות הצדדים וקבע כי המערער, שהינו בן למשפחת יצרני סבונים אשר עשה שימוש לטענתו מ- 1966 בסימן המסחרי "סבון של פעם", אינו זכאי לנכס לעצמו את הבעלות על הסימן. בית המשפט העליון (כבוד השופט י' אלון), אשר התיר למערער להגיש ראיות נוספות בשלב הערעור, ערך ניתוח מדוקדק של מכלול המבחנים שנקבעו בפסיקה לצורך קביעת עדיפות על פי סעיף 29 לפקודה, פסק כי המשיבה, סבון של פעם בע"מ, היא זו שזכתה להכרה והוקרה בקרב ציבור הצרכנים בסימן "סבון של פעם" ועל כן היא זכאית לעשות שימוש בסימן זה.

 

ביחד עם זאת, אתמקד דווקא בנימוקיו המעניינים המובאים בפסק דינו של כבוד השופט א' גרוניס, אשר הסכים לדחיית הערעור בכפוף להערותיו בדבר הקושי לקבל הכרעה בינארית בלתי נוחה במקרים מן הסוג הזה, ובלשונו:

 

"משמע, בתחרות בין שניים על סימן מסחר אחד יוצא מגיש הבקשה הראשונה, שאף השתמש לראשונה בסימן, כשידו על התחתונה. תוצאה זו מעוררת אי-נחת. היא מביאה לכך שבמקרה הנוכחי זו שהגישה את הבקשה המאוחרת (המשיבה 1, להלן - המשיבה), "מפקיעה" את זכותו של המבקש הראשון (המערער) וזאת בלא פיצויו. תוצאה זו מתחייבת מן האופי הבינארי של הכרעות משפטיות רבות ככלל, ונוכח הוראת סעיף 29(א) לפקודה בפרט. ההכרעה בתחרות בין המערער למשיבה מובילה לזכייה מלאה של המשיבה ולהפסד מוחלט של המערער. תוהה אני האם לא היה זה צודק יותר, ואף נכון מבחינה כלכלית, להביא לפתרון ביניים. כנראה, שהדבר קשה לפי המצב המשפטי הקיים. בכל מקרה, בעלי הדין לא התייחסו לאפשרות כזו ואין מקום שבית המשפט יעלה אותה מיוזמתו. אף על פי כן, נראה לי לנכון להציג שתי אפשרויות שיש בהן, לטעמי, היגיון כלכלי ואשר עשויות אף להביא לתוצאה צודקת יותר, שאינה בבחינת הכל או לא כלום".

 

על פי גישתו של כבוד השופט א' גרוניס, יש לראות במערער, אשר הגיש את הבקשה הראשונה לרישום סימן מסחר, כבעלים של זכות בעלת אופי קנייני, ולאור זאת יש לראות את המשיבה כמפקיעה את זכותו של המערער בקניינו, הגם ותוצאה זו מתחייבת על פי הדין, ולפיכך בנסיבות הללו מציע כבוד השופט א' גרוניס לערוך במקרים בהם מוחל סעיף 29 לפקודה, תחרות בין שני המבקשים לרישום סימן מסחר, כך שכל אחד יציע סכום כסף עבור זכותו של האחר:

 

"כלומר, כל אחד יוכל לרכוש את זכותו של האחר ולכל אחד תינתן אפשרות לצאת מן המשחק בכל שלב. דרך זו אף תמנע את הצורך הקיים על פי החלופה הראשונה לקבוע מהו ערך זכותו של המפסיד". ואולם, היות והצדדים לא העלו אפשרות זו בפני בית המשפט, החליט כבוד השופט א' גרוניס לדחות את הערעור בכפוף לאמרתו האגבית כי יש בפתרונות המוצעים על ידו, כדי לאפשר להימנע מהכרעה בינארית של "הכל או לא כלום", שהינה מאפיין מובהק של ההכרעה השיפוטית, ואשר נראה כי המשפט המודרני הולך ומתרחק ממנה.

  

ד. שימוש מקביל בסימני מסחר אפשרי במדינתנו המניאטורית

 

דומה והזרעים לגישתו של זו של כבוד השופט א' גרוניס בעניין הסבון של הפעם, אשר נותנת מקום של כבוד לשני שחקנים יריבים באותה זירה, נזרעו עוד בהחלטת כבוד רשם הפטנטים ד"ר מאיר נועם מיום 9.7.06, בעניין "GREAT SHAPE" אשר עסקה אף היא בבקשות מתחרות לרישום סימני מסחר (בקשות מתחרות לרישום ימני מסחר מס' מס' 105968, 107479, "GREAT SHAPE", פורסם במאגר המשפטי nevo, להלן: "עניין GREAT SHAPE").

 

בעניין GREAT SHAPE נתן כבוד הרשם מקום לרישום מקביל בסימן מסחר GREAT SHAPE, על פי איזורי פעילות גיאוגרפית  שעל פיו חולקה הארץ, בהתאם למקום פעילותן המסחרית של שתי המבקשות. חלוקה גיאוגרפית לשימוש בסימן מסחר אפשרית על פי הפסיקה הקיימת בארצות הברית לאור שטחה הגיאורפי ומימדיה, בתנאי שמדובר בעסקים הממוקמים באיזורים שונים, ואולם עדיין חשוב לבחון את המבחנים הכללים שלאורם מוענקת זכות הבכורה על פי סעיף 29 לפקודה, קרי האם כל צד השתמש בסימן בתום לב ומתוך רצון לנצל את המוניטין של רעהו.

 

בעניין GREAT SHAPE נוצר כאמור חיץ בין איזורים שונים של ארצנו המניאטורית מחד, וכבוד הרשם איפשר מאידך לשתי חברות מסחריות העוסקות בפעילות בעלת ממשק דומה, האחת חברה המפעילה חדרי כושר בעיקר בגוש דן, והשנייה, מכון לפעילות אירובית לנשים באיזור ירושלים, לאחוז בסימן מסחרי דומה.

עד כמה נאמן היה הרשם לעקרונות הניצבים בבסיס דיני סימן המסחר בעניין GREAT SHAPE, ניתן ללמוד מקביעת הרשם כי עצם העובדה כי שמה של אחת המבקשות הינו גם שמה המסחרי, כפי שנרשם ברשם החברות, אינו מעניק לה זכות בכורה אוטומטית בסימן המסחרי. לגישת הרשם, זכות הבכורה בסימן המסחר נגזרת, בין היתר, מהמוניטין לו זוכה הסימן, כאשר בנסיבות המקרה הנדון מחומר הראיות נלמד כי הצדדים פועלים באיזורים שונים, והסימנים שלמעט היותם בעלי כיתוב דומה הרי שעיצובם נראה שונה, כך שהסיכויים עקב כך להטעיית הציבור, גם כך קטנים.

 

ה. נטל ההוכחה בפרודצדורה על פי סעיף 29 לפקודה בראי המדיה האינטרנטית

 

נטל ההוכחה בפרוצדורה על פי סעיף 29 לפקודה, מוטל על הצדדים באופן שווה (בג"צ 460/87Fuji Electronics Mfg.Co נ' רשם הפטנטים ואח', פ"ד מ"ב(1) 485), כאשר יש לקחת בחשבון בעת ניהול ההליך את קיומם של שני הפרמטרים הבאים: האחד, כי הליך התחרות על פי סעיף 29 לפקודה הינו הליך דינמי בו הדין מתחשב גם בשינוי "מאזן הכוחות" בין הסימנים המתחרים תוך כדי ניהול ההליך זאת להבדיל מהליך ההתנגדות הנוקשה יותר, כפי האמור בפרק א' דלעיל; והשני, כי הליך לפי סעיף 29 לפקודה, הינו הליך המחייב את הצדדים לערוך סקרי שוק, לאסוף פרסומים מסחריים ושיווקיים, ללקט פרסומים ברשת האינטרנט ובעיתונות (ראה בעניין זה: עמיר פרידמן, סימני מסחר-דין פסיקה ומשפט משווה, מהדורה שנייה, עמ' 400).

 

בעידן בו חברות מנהלות את עסקים חובקי עולם, פרסום באמצעות אינטרנט הפך לפלטפורמה שיווקית משמעותית הזוכה על פי מחקרי שוק לחשיפה בקרב פלחי אוכלוסיה בלתי מבוטלים שבעבר, לא התוודעה למימד זה. הצגת נתונים אודות שיווק ופעולות שיווק שנעשו באינטרנט, יש בן כדי להעניק לרשם בהליך של שתי בקשות מתחרות, אינדיקציה למידת החשיפה של המוצר או הסימן בקרב הצרכנים, ועשויה, ללא צל של ספק, להקל על ההחלטה בדבר איזו היא החברה המזדנבת אחר סימנה המסחרי של החברה המתחרה.

 

כאשר בוחנים את מידת הזיהוי של מוצר עם חברה זו אחרת, תצגנה החברות המתחרות, קרוב לודאי, נתונים אודות פעולות השיווק שננקטו על ידן על מנת להטמיע את המוצר עובר להגשת הבקשה ואף לאחריה, כאשר כל נתון הוא קביל ויכול להוות אינדקציה למידת חוסנו של הסימן.

 

על מנת לזהות עצמן עם המותג ולנכס לעצמן את הבעלות בסימן תצגנה החברות בפני הרשם חלק מן הנתונים השיווקיים הבאים:

חברות המפרסמות באמצעות באנרים, שהינם רצועת פרסום המופיעה לאורכם ולרוחבם של דפי האינטרנט, יציגו בפני הרשם נתונים כמותיים אודות שיעורי ההקלקה על הבאנר; חברות המפרסמות באתר האינטרנט גוגל (Google) יציגו בפני הרשם את דפי הדוחות של גוגל שבו יוצגו מספר המופעים של כל חברה ו/או סימן; חברות יציגו בפני הרשם נתונים סטטיסטיים מאתרים מהימנים הבודקים את כח התעבורה ברשת, כאשר דירוג גבוה יותר, מצביע על מידת חשיפה ופופלריות רבה יותר של האתר; חברות תצגנה נתונים אודות כתבות מערכתיות, שהינן כתבות בעלות ערך פרסומי רב, שנכתבו על-ידי מערכת עיתון המופץ בעיתונות הכתובה ובעיתון המופץ באינטרנט, חברות תצגנה את שם המתחם (Domain) שלהן באינטרנט, שהינו שער הכניסה לאתר הבית (עם זאת ייאמר כי על פי הפסיקה, רישום שם מתחם באיגוד האינטרנט הישראלי, אף אם נרשם ראשון על ציר הזמן, אינו מבטיח כי הינו בר תוקף מבחינת החוק הישראלי, ראו בעניין זה ה"פ 10909/99 סלקום ישראל בע"מ נ' ט. מ. אקוונט תיקשורת מחשבים, דינים מחוזי, לג (3) 424).

יש לומר כי הצגת הנתונים שפורטו יכולים להוות את הבסיס הדרוש לרשם על מנת לקבל אינדיקציה למידת הפעילות שנקטה החברה על מנת להטמיע את הסימן ולזהותו בקרב הצרכנים, ואולם רק הנתונים ביחד עם שימוש בכללי תחרות הוגנת, על פי כללי מסחר מקובלים במסגרת הדין הכללי, תוך שימוש בתום לב בסימן בהתאם למבחנים שהותוו על ידי בתי המשפט, הם אלו אשר יקנו את זכות הבכורה בבעלות על הסימן.

יש לזכור כי תחרות עסקית הינה נחלת העולם המודרני מאז ימים ימימה; קל וחומר, בן בנו של קל וחומר כך הוא לגבי התחרות העסקית בעולם האינטרנט שהינו כלי בעל תהודה וחשיפה בלתי מוגבלת לשיווק עסקים.

 

הכותב, עו"ד טל קדש, הינו שותף במשרד עורכי הדין אלסברג קדש ושות', המעניק ייעוץ שוטף לתאגידים וללקוחות פרטיים בתיקי ליטיגציה גדולים ומורכבים בתחום המשפט אזרחי מסחרי, ייעוץ לבתי תוכנה בכל הקשור בתביעות אינטרנטיות לסוגיהן, דיני מקרקעין תוך שילוב התמחות ייחודית בייעוץ והפחתה במיסוי מקרקעין ובמיסוי מוניציפאלי לסוגיו (ארנונה, אגרות בנייה והיטלי פיתוח), דיני תאגידים ומתן יעוץ עסקי שוטף, עריכת הסכמים מסחריים, צווי מניעה, דיני הפקעות ותביעות בגין ירידת ערך וליקויי בנייה.

 

המאמר הינו בגדר מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות תחליף לקבלת ייעוץ משפטי ו/או תחליף לקבלת חוות דעת משפטית. הכותב אינו נושא באחריות כשלהי כלפי הקוראים ויש לראות בכתוב כמתן הסבר כללי ולא מחייב ובכל מקרה אין לראות במאמר משום מצג  ו/או חוות דעת.  כל הזכויות שמורות לכותב.

ליצירת קשר עם עו"ד טל קדש, כותב המאמר – לחץ כאן

 

 

 

 

 

Previous Page | Next Page
      
 קניין רוחני-אינדקס מאמרים Minimize
    
עורך דין ועוד- סימן מסחר רשום- Copyright 2006 by Iris Almog   Terms Of Use  Privacy Statement